亞律國際專利商標聯合事務所

根據日本經濟產業省於西元（下同）2025年4月7日發布之新聞稿¹，日本首件適用「商標並存制度 ²（Consent System）」之申請案已獲准註冊。該制度係配合日本《商標法》，於2024年4月1日起施行之修正後規定，並適用於施行日起提出之商標申請，標誌著日本正式邁入法制化商標並存的新里程碑。

首例經商標並存制度核准之申請案（上列），同意他人並存之註冊案（下列）³

隨著國際市場交流日益頻繁，企業品牌跨國經營成為常態，為了能在維護商標權保護的同時，又保持品牌策略的靈活性，「商標並存制度」逐漸受到全球關注，且在許多國家早已被廣泛採納。本文即聚焦於日本、台灣與中國商標並存制度之發展脈絡與現行規範，進行制度比較與實務觀察，並針對商標並存同意書在實務上之操作方式與風險提出分析。

日本「商標並存制度」

1. 背景
日本商標制度採「註冊保護主義⁴」，在2024年《商標法》修正之前，日本法制下並未明文設有「商標並存制度」，亦即縱使在先商標權人明確表示同意後案以近似的商標圖樣提出註冊申請且認為無致相關消費者混淆誤認，日本的商標主管機關特許廳（Japan Patent Office, JPO）仍會認定，僅憑當事人同意尚不足以完全排除消費者對商品或服務來源產生混淆誤認的可能，進而駁回該申請。

有鑑於此，日本實務上為了因應此限制，曾發展出「轉讓回歸⁵（Assign-Back）」的策略性手段，即透過申請人與在先商標權人協商，將申請中商標臨時轉讓予在先商標權人，使兩件商標歸於同一權利人名下，進而規避混淆誤認之衝突，再於商標核准後由在先商標權人轉讓回原申請人，達成事實上的商標並存狀態。然而，此一策略因涉及雙方信賴、成本花費及操作複雜性等問題，於實務上往往受到諸多條件限制，並非所有案件皆能採行。

2. 現況
日本於2024年4月1日正式施行修正後的《商標法》，標誌著日本在商標制度上邁出重大變革的一步，其中最受矚目的莫過於正式導入「商標並存制度」（新增於日本《商標法》第4條第4項⁶ ）。此項修法的推動背景，在於舊有制度雖有助於維護市場秩序，卻在實務上對品牌策略的靈活運用產生侷限。尤其對中小企業與新創事業而言，過往制度的限制，已成為品牌選擇彈性的掣肘；另一方面，鑑於多數國家與地區早已導入「商標並存制度」，全球性商標並存合約⁷的實務操作日漸頻繁，既有制度反而面臨與國際制度接軌困難的窘境。因此，為支援創新事業發展，並促進國際制度調和，導入「商標並存制度」已成為必要方向，終促成此次修法⁸。

此次針對「商標並存制度」之修法所採取模式為「保留型商標並存制度⁹」，雖賦予當事人透過同意實現商標並存的可能性，但日本特許廳仍保留實質審查之權限，得視個案綜合判斷雙方商標並存是否依然有致消費者混淆誤認之虞。此一制度係為在保障企業經營彈性的同時，亦在維護商標法為維護消費者利益與市場秩序的核心功能。

此外，針對過去實務上常見的「轉讓回歸（Assign-Back）」策略，以及本次修法後適用「商標並存制度」完成註冊後，可能出現數個近似商標權分屬不同權利人之情形，日本此次修法亦有同步進行補強，藉由增訂相關條文，完善因商標並存所衍生的混淆風險管理機制。

原日本《商標法》第24之4條規定，因商標移轉而產生商標權分立狀況時，如一方使用其商標可能損害他方業務利益，賦予後者請求該商標加附註記，以達到防止混淆之目的。修法後，將第24之4條原規定需要加附註記的情況增列為第1項四款事由¹⁰，而其中的第1款「經第4條第4項規定（商標並存制度）註冊者」及第3款「在收到核准註冊審決後權利發生承繼者（即實務上常見的「轉讓回歸」類型案件）」情形，即是為「商標並存制度」實施後，可能發生之權利分立與混淆問題所做的防範措施。

同樣地，針對原日本《商標法》第52之2條第1項的撤銷規定，修法前原係對於「因商標移轉之結果」而產生的並存情形，若有一方權利人惡意使用導致混淆時，允許任何人請求撤銷該註冊商標。本次修法則將相關文字由「因商標移轉之結果」修正為「基於第24之4條第1項各款事由¹¹」，將撤銷商標之適用情形擴及至依「商標並存制度」註冊或「轉讓回歸」等條件下取得註冊之案件，明確提供當事人或利害關係人於並存制度運作過程中，得以排除濫用並存而造成混淆之商標之法定依據。

條文	修法前內容	修法後內容
第24之4條 第1項第1款	針對因商標移轉而產生的並存且混淆之情形，請求加附註記。	明定經商標並存制度核准註冊者屬可適用之對象。
第24之4條 第1項第3款		明文納入收到核准註冊審決後權利發生承繼者（實務上對應轉讓回歸）。
第52之2條 第1項	得撤銷針對因移轉而產生的並存情形。	將撤銷事由修改為第24之4條第1項各款，明定其他得撤銷之並存情形。

 

台灣「商標並存制度」

1. 背景
我國商標制度同樣採取「註冊保護主義」，並由經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）擔任專責機關，負責商標審查與管理。在因應國際法制趨勢及國內企業多元化發展需求的背景下，「商標並存制度」早已建立並行之有年，在民國92年《商標法》修正時，即於第23條第1項第13款後段增訂但書：「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」，此一規定作為混淆誤認不得註冊事由之例外機制，在特定情形下允許取得在先商標權人的同意以進行商標註冊，奠定了初步的「並存同意制度」的基礎。

其後，於民國100年《商標法》修正中，將前述但書中「除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外」之文字修正為「且非顯屬不當」，進一步限縮得以經由同意而並存註冊之適用範圍，使後申請商標即便得到在先商標權人同意，若主管機關認定具有「顯屬不當」之情形，仍不得註冊。為配合該條文之修正，智慧局於次年（民國101年）同步修正《商標法施行細則》，新增第30條規定，為「顯屬不當」情形作例示規定。自此有關「商標並存」之規範架構基本底定，並持續沿用至今，未再修正。

修法年度：民國86年修正
第37條第1項第12款
【條文】
商標圖樣有「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊。
【並存同意規定】
無明文允許「經同意並存可註冊」

修法年度：民國92年修正
第23條第1項第13款
【條文】
商標有「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」
【並存同意規定】
明文增訂但書：「但經...同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」

修法年度：民國100年修正
第30條第1項第10款（現行）
【條文】
商標有「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」
【並存同意規定】
但書修改為：「但經...同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」

2. 現況
A. 「顯屬不當」之認定
有關「顯屬不當」之適用情形，規定於《商標法施行細則》第30條第1項各款，其內容析述如下：

(1) 申請註冊商標相同於註冊或申請在先商標，且指定使用於同一商品或服務者。
本款所稱「相同於」註冊或申請在先商標，在實務運作上並不限於字面上之「完全相同」，而係採取「實質相同」之判斷。此乃基於商標法保障消費者得以自商標清楚辨識商品或服務來源之立法目的，若兩商標間僅存微小差異，將導致消費者難以區別其來源。

根據民國101年《商標法施行細則》修正案條文對照表之說明，曾舉例如「旺旺」與「旺–旺」、「BABY CARE」與「baby care」商標申請案，雖然分別涉及記號、英文字母大小寫之差異，整體對於消費者而言，仍極有可能認知為相同商標；此外，實務上亦有曾出現二商標以相同圖形、相同文字組合，僅分別以「上下排列」與「左右排列」方式呈現，雖經在先商標權人同意並存註冊，仍遭智慧局認定有「顯屬不當」之情形。

顯然智慧局在「是否顯屬不當」之判斷上，更多是出於兩者商標之視覺印象過於接近，足以誤導消費者，進而影響消費者權益與交易秩序之考量。
另一方面，關於本款所稱使用於「同一」商品或服務者，亦非單純指完全相同之商品或服務，而是涵蓋了「完全同一」、「實質同一」以及「包含關係」等重疊關係，若指定使用之商品或服務有此一情形，則需要減縮重疊之商品或服務後，二商標始能並存註冊。

• 完全同一：使用完全相同名稱之商品或服務。
• 實質同一：名稱文字雖不同，但實際上屬於同一概念的商品或服務。例如：「唇膏」與「口紅」商品、「小吃店」與「小吃攤」服務。
• 包含關係：二者有包含關係，即一為上位範圍概念，一為該範圍內之具體名稱。例如：「化妝品」與「口紅」商品、「牙科醫療」與「植牙服務」服務。

(2) 註冊商標經法院禁止處分者。
在「並存同意制度」實施後，實務上亦逐漸出現濫用並存註冊同意書的情形，尤其是當商標已遭法院命令禁止處分，若在先商標權人仍對他人出具並存註冊同意書，不僅可能削弱註冊商標之專用權，亦將影響該商標之拍賣價值，進而損及未來拍定繼受商標權人的繼受利益。

同時，當商標最終由繼受商標權人取得後，若已存在基於並存同意而核准註冊的近似商標，將可能導致繼受商標權人與該等受並存註冊商標權人之間權益發生衝突，進一步引發實際交易市場上的混淆，因此被列為「顯屬不當」之情形。

(3) 其他商標專責機關認有顯屬不當之情形者。
針對「顯屬不當」之例示規定，本款作為概括性條文，係基於商標法維護市場秩序與消費者利益之立法目的，預留未來因應前述各款未提及情形之裁量空間。

例如，團體商標若出具並存註冊同意書予第三人，可能造成消費者誤認相關商品或服務與該團體相關，甚至具有相同來源乃至品質或特性，進而影響團體商標之識別功能，應屬「顯屬不當」之情形。

此類情形為前兩款規範所及，需由智慧局於個案審查時，依據具體事證綜合判斷，此一設計使智慧局於「並存同意制度」下，得以保有對個案進行實質審酌與干預之權限，確保制度彈性與公共利益之平衡。

B. 出具並存註冊同意書之法律效果
依《商標法施行細則》第33條規定，在先商標權人出具並存註冊同意書後，倘其日後擬另行申請與該已同意之商標相同或近似之新商標，仍須重新取得對方同意，始得註冊。為強化此一規定之法律效力，智慧局於實務審查過程中，通常會要求在先商標權人於並存註冊同意書或相關協議中，明確載明「出具人（即在先商標權人）明瞭並存註冊後，未來如欲申請與該商標相同或近似之商標，仍需取得該商標所有人之同意，始可獲准註冊」等語，以提高協議的透明度，並為後續可能出現的爭議提供清晰的法律依據。

而基於禁反言原則 ，一旦在先商標權人出具並存註冊同意書，即不得再於異議或評定程序中，依《商標法》第30條第1項第10款主張雙方商標有構成混淆誤認之情事，否則將被視為違反其先前所為同意之意思表示，進而影響商標審查程序的安定性與當事人的信賴基礎。

此外，智慧局於《商標註冊申請案件程序審查基準》中針對「並存註冊同意書之形式」有明確指出「出具並存註冊同意書不得附條件或期限」；然而，於實際操作中，在先商標權人與後案申請人簽署並存註冊同意書時，多半會另以附條件之民事契約約定雙方權利義務，倘後案申請人未依約履行，而在先商標權人欲撤回或撤銷並存註冊同意書，基於現行《商標法》並未設有相關規定，在先商標權人或許能循民事訴訟途徑主張該附條件契約無效或可撤銷，在契約確認無效或撤銷後，回歸《商標法》架構，透過異議或評定程序請求撤銷後案商標之註冊。

(下期待續)

備註：
[1]  「『コンセント制度』を適用した初の商標登録を行いました」，日本經濟產業省
[2]  原文「コンセント制度」
[3] 「『コンセント制度』を適用した初の商標登録を行いました」，日本經濟產業省
[4] 又稱「註冊主義」、「先申請主義」，即商標需要向主管機關申請註冊後，始取得專用權與排他權。
[5] 原文「アサインバック」，是指在商標申請過程中，若所申請的商標與先註冊商標相同或相似，會將申請人的名義暫時轉讓給商標權人，待註冊完成後，再將名義轉回原申請人名下的策略性手法。
[6] 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
[7] 係指跨國展開事業的企業，與已於多國取得商標權的他企業協議，取得於該等國家商標共存使用之承諾，以簡化分別取得同意的手續。
[8] 「令和5年法律改正（令和5年法律第51号）解説書」，日本特許廳，第７章　商標におけるコンセント制度の導入
[9] 原文「留保型コンセント制度」，日本特許廳，Q1-5
[10] 一、第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
二、第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
三、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
四、商標権が移転されたこと。
[11] 第五十二条の二　第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。