亞律國際專利商標聯合事務所

IDS 是一種專利申請人在美國專利申請程序中，向 USPTO 提交所有已知且可能與發明專利性相關的背景資料或資訊的文件。若申請人明知存在可能影響專利性的重要資訊，卻刻意不主動揭露，這可能被認定為對 USPTO 進行了「詐欺」或「不公平行為」(Inequitable Conduct)。一旦被認定有此類行為，即使專利已經獲得核准，也可能在後續爭議的程序中被直接裁定為無效，使得企業已投入的時間和金錢付諸東流，不可不慎！

誰負有IDS揭露義務？

那麼，誰有這個義務要進行相關資訊的揭露呢？根據美國專利法規 37 CFR 1.56(c) 的規定，這些負有揭露義務的「個人」包括：

1. 該申請案的發明人；
2. 準備或審查該申請案的每位專利律師或專利代理人；以及
3. 其他實質參與申請案準備或審查，且與發明人、申請人、受讓人，或負有轉讓義務之人有關聯的個人。

需要特別注意的是，這個義務僅適用於個人，而非組織本身（例如公司或機構）。然而，這些個人在公司或機構內部的行為，仍然可能會影響其所屬公司或機構的專利權益，因此仍須相當留意。

而在美國專利法的相關規定中，係限定「所有已知且與專利性實質相關的資訊（All information known to that individual to be material to patentability）」，但「實質相關性」(materiality) 的判斷標準相當廣泛，除了一般大家知道的已公開專利或文獻之外，也有可能是已公開使用、銷售的資訊，或者是訴訟中陳述的意見，都有可能會被認為是IDS的範圍。從筆者自己的經驗中認為，只要「有可能」讓該申請案的專利範圍因為該資訊而有需要進行專利範圍限縮的，都有被認定為是資訊揭露義務的範圍，因此，筆者會建議企業寧願多提，也不要漏提。但這並不代表申請人有義務進行全面的專利檢索。不過一旦義務人知悉了某項看似重要且有疑問的資訊，就不能刻意忽視它以逃避揭露義務！

IDS的提呈時點與規定

IDS的提呈可分為以下四個階段，每一階段對於是否須附費用與聲明文件有不同要求：

第一階段：提交申請起三個月內或首次實質審查意見寄發前
根據37 CFR 1.97(b)規定，在美國申請案提交日期的三個月內，或在首次實質審查意見（first Office action on the merits）寄發之前（以較晚者為準），或在提交繼續審查請求（Request for Continued Examination，RCE）後的第一次實質審查意見寄發之前，所遞交的IDS，不需要繳納官方費用，且也無須附帶37 CFR 1.97(e)的聲明（容後說明）。

第二階段：首次Office Action之後、核准通知前
在第一階段結束後，但在最終審查意見（Final Office Action）、核准通知（Notice of Allowance）或程序終結寄發之前，需選擇以下兩者之一的方式進行：

• 繳納官方規定費用；
• 提供37 CFR 1.97(e) 聲明文件。

第三階段：核准通知後、繳納核准費前
在此階段提呈IDS必須同時繳納官方規定的費用以及附帶37 CFR 1.97(e)的聲明；或者可以透過提交請求繼續審查（Request for Continued Examination, RCE），讓官方考量IDS並進行審查。

第四階段：繳納核准費後、專利核發前
(1) 「快速途徑IDS」（Quick Path IDS, QPIDS）
這是一個試點計畫，透過提交規定表格、附帶費用和證明的IDS，並且撤回核准請求（petition to withdraw from issue）的方式在達到特定條件下可以進行。這個方案可以讓審查委員快速的初步判斷所提呈的IDS是否需要重新開啟審查程序，若認為不需要重新開啟審查程序的話，則USPTO將直接發出一個更正後的核准通知書，從而省去處理RCE的完整程序，並且可以退還RCE的費用；但若仍認為需要重新開啟審查程序，則同下列第(2)點的狀況。

(2) 提交撤回核准請求和RCE
由上述關於提呈IDS的時間點說明可知，越早提呈IDS（例如首次審查意見通知書前或三個月內）通常不需額外費用或證明，且可確保審查委員進行考量。而隨著提呈的時間越晚，則將需支付費用並附聲明，或可能需要提交RCE以讓USPTO重新審查，申請人還是需要審慎處理。而申請人提呈IDS的義務，將一直延續到專利核准公告之後，方得告一段落。（若有遇到再審查程序，則可能重新產生揭露義務）。

37 CFR 1.97(e) 聲明要件
該聲明主要是需要申請人聲明以下兩種情況之一：

1. IDS中包含的每一項資訊，皆是在提交IDS之日的三個月內，首次在對應外國申請案的外國專利局中被引用。
2. IDS中包含的任何資訊，皆未在外國同族申請案的外國專利局中被引用，且據簽署聲明者在合理查詢後所知，在提交IDS之日的三個月前，任何37 CFR 1.56(c)所列的個人皆不知曉該資訊。

因此，由上述說明可知，不論是非美國的他國審查意見通知所使用的引證文獻，或者是申請人自行得知的先前文獻，都需要在知悉後的三個月內提交至美國。

新制：IDS累計項目費用制度

另外一個需要注意的事項是，自2025年1月19日起，美國專利商標局（USPTO）將針對IDS引入新的「IDS規模費用」（IDS size fee）。這項新規定是基於USPTO發現審查委員每年花費約8萬小時審查大量的IDS提交文件，導致機構每年產生1千萬美元的額外成本¹。因此，這些新的分級費用旨在讓申請人或專利權人承擔審查大量IDS文件所產生的成本。費用將依照IDS累計提呈的件數分為三個級別：

第一級：累計資訊項目超過50個時，需繳納官方規費200美元。
第二級：累計資訊項目超過100個但不超過200個時，需繳納500美元（減去之前已繳納的第一級費用）。
第三級：累計資訊項目超過200個時，需繳納800美元（減去之前已繳納的第一級和/或第二級費用）。

實務策略建議：以美國為先行申請國的布局思維

由於IDS提呈的相關規定非常嚴格。如果申請人不慎遺漏提交IDS，嚴重的話將會導致專利無效。因此，台灣企業在進行國際專利佈局時，建議採取系統化的集中管理，確實收集所有可能的IDS相關資訊，並在規定時間內提交，以避免潛在風險。

然而，試想一下，如果申請人針對某項技術在包括美國在內的十個國家同時提交專利申請，而其中九個國家在美國專利審查核准公告之前陸續發出審查意見並引用了不同的引證文獻，申請人將疲於奔命地將這九個國家的審查結果及對應的引用文獻提交IDS，這無疑將是一個浩大工程！

因此，對於有意在包含美國在內的多個國家進行專利佈局的企業，不妨考慮以下策略：

1. 以美國為首要申請國並提出實體審查。
2. 其他國家則以主張美國優先權的方式提出申請並暫時不提出實體審查。

如果一切順利，可以藉由讓美國先完成實體審查並核准公告取得證書，而後續其他國家即便在後續的實體審查後有了新的引證文獻，也不至於讓申請人還需要擔心IDS提呈的問題。但當然的，以上僅是理想上的作法，不無可能美國審查過了三年還沒結束，而已經必須要在各國提交實體審查，但畢竟美國申請已經有了三年的領先，相信也足夠讓申請人大幅度的減少IDS提呈的負擔，因此仍不失為一種考量。

總而言之，IDS並非一個簡單的勾選框，而是美國專利體系中對申請人誠信的高度要求。企業若能以審慎、主動的態度履行IDS義務，不僅能確保美國專利權的合法性和穩定性，更能避免日後遇到專利無效的風險或是在訴訟過程中需要花費大量時間及費用進行揭露義務的抗辯。秉持「誠實申報，方為上策」的原則，方能在激烈的國際競爭中，為企業的創新成果築起堅實的專利防線。